專利侵權訴訟中等同原則與禁止反悔原則的博弈

一、等同原則與禁止反悔原則的法律規(guī)定

關于專利侵權，法律規(guī)定了兩種情形：相同侵權和等同侵權。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“解釋”）第七條第二款規(guī)定了等同原則：被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍。

此外，該解釋的第六條還規(guī)定了禁止反悔原則，即在專利授權或者專利無效宣告的程序中,專利申請人/專利權人通過修改或者意見陳述而放棄的技術方案,不能在侵犯專利權案件中又將其納入專利權保護范圍。該禁止反悔原則構成對等同原則適用的一種制約。

司法審判實踐中，在很多情況下，被訴侵權產品的技術方案與涉案專利權利要求記載的技術方案并不完全相同。因此，在侵權訴訟中，經常會出現(xiàn)權利人依據(jù)所述司法解釋第七條第二款主張等同侵權的情形。

在專利侵權訴訟中，作為被告，在被訴專利侵權后通常會就涉案專利提出無效宣告請求，以期將涉案專利無效或者迫使專利權人對專利權保護范圍做出限縮性解釋進而達到不侵權的目的。

因此，作為專利侵權訴訟的權利人一方，其在無效宣告程序中關于技術特征的表述和解釋就顯得非常重要，特別是在主張等同侵權的情況下，對于對比文件中的、與被訴侵權產品中被權利人認定為等同的技術特征相對應的技術特征的解釋，必須非常謹慎，因為權利人在無效程序中對技術特征的解釋會被被訴侵權人轉用于侵權訴訟，對侵權訴訟的結果影響甚大。

對于這類情況，我們可以從以下的案例得到更清晰地了解。

二、案例1

禁止反悔原則限制等同原則的適用在該案例中，原告美的公司向法院起訴,請求判令被告格力公司停止侵害ZL201120075654.2號實用新型專利權的行為并賠償損失，之后格力公司對涉案專利提起無效宣告請求。

最高院在二審判決中指出：對比涉案專利“PCB電路板緊貼面板”的特征,被訴侵權產品采用了“PCB電路板+導光板+面板”這樣的技術方案。雖然PCB電路板與面板內側面之間因導光板的存在而未緊貼,但PCB電路板、導光板和面板這三者緊緊相貼,保證了PCB電路板上的發(fā)光二極管與面板距離較近，所發(fā)出的光先通過導光板再射透面板。被訴侵權產品的方案是以間接緊貼這一基本相同手段,實現(xiàn)基本相同功能,達到基本相同效果，是本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的。因此,若不存在限制適用等同原則的情形,“PCB電路板緊貼面板內側面”與“PCB電路板+導光板+面板”應認定構成等同特征。最高院在二審判決中進一步指出：在無效宣告程序中,專利權人針對涉案權利要求1的創(chuàng)造性問題作出的陳述是，涉案專利權利要求1相對于最接近現(xiàn)有技術的區(qū)別特征之一是“緊貼”,專利權人為了強調“緊貼”并非現(xiàn)有技術或公知常識、本專利具備創(chuàng)造性,在無效口頭審理程序中陳述道“證據(jù)3的圖4為了清晰顯示并沒有緊貼面板,所以請求人所說的為了照明清楚必須緊貼面板的邏輯是不正確的?！贝送?，證據(jù)3說明書記載有如下內容：發(fā)光器件發(fā)出的光在顯示窗中的一部分中通過,顯示窗緊密固定在前面板上,顯示窗的輪廓不會模糊。

由此可以看出,顯示窗相當于被訴侵權產品的“導光板”。專利權人在無效宣告程序中為了強調涉案專利與現(xiàn)有技術的區(qū)別,明確表示顯示窗與面板的緊貼并非涉案權利要求1中的“緊貼”,即是從涉案權利要求中排除了導光板與面板緊貼的方案。根據(jù)解釋第六條規(guī)定，本案應當適用禁止反悔原則而限制等同原則的適用,被訴侵權技術方案中的“PCB電路板+導光板+面板”與涉案專利權利要求1的“PCB電路板緊貼面板內側面”不等同。

在該案例中，權利人在無效宣告程序中對技術特征的解釋，被侵權訴訟的被告轉用于侵權訴訟，導致原本應該被認定為等同的技術特征最終被認定為不等同。通過該案例可以看到，權利人在無效宣告程序中對技術特征的解釋對侵權訴訟是何等的重要。

由此引伸出一個問題，專利權人在無效宣告程序中對權利要求的解釋是否都會對侵權訴訟中等同特征的認定產生影響呢?

答案是否定的，下面是另一個案例。 

三、案例2

無效程序中被認為不相同的技術特征，不能當然作為侵權訴訟中認定相應技術特征不等同的依據(jù)4

(2010)民申字第672號再審民事裁定書

在該案例中，原告浙江黃巖塑料機械廠與俞晟起訴被告深圳市恒泰達實業(yè)有限公司，要求被告停止侵犯實用新型專利權，被告隨后就涉案專利提起無效宣告請求。

最高院在民事裁定書中指出：雙方當事人對其它技術特征相同沒有爭議，僅對技術特征4是否相同或等同有爭議。雖然在涉案專利無效宣告審查程序中，該對應特征被認為不相同，但系為確認專利區(qū)別特征的存在和評價專利的新穎性而作，并不能當然作為本案認定該對應技術特征不等同的依據(jù)。

在該案例中，最高院做出了如下認定：在專利無效宣告審查程序中，為確認專利區(qū)別特征的存在和評價專利的新穎性和創(chuàng)造性而被認為不相同的技術特征，不能當然作為侵權訴訟中認定相應技術特征不等同的依據(jù)。

最高院做出的認定，雖然明確了在無效宣告程序中被認為不相同的技術特征并不必然在侵權訴訟中被認為是不等同的技術特征，但對于如何進行判斷沒有給出進一步解釋。

四、思考和建議

眾所周知，在無效宣告程序中，一項權利要求與最接近對比文件通常具有若干區(qū)別技術特征，為了說明該權利要求相對于現(xiàn)有技術的新穎性或創(chuàng)造性，專利權人通常會列出權利要求相對于最接近對比文件所具有的所有區(qū)別技術特征，無論該區(qū)別技術特征對發(fā)明的新穎性或創(chuàng)造性有無貢獻。

在這種情況下：

一方面，如果所列明的不相同的技術特征在侵權訴訟中都被認為是不等同的技術特征，那么顯然是不合理的，其背離了專利法保護專利權人合法權益的立法宗旨，而且法律中有關等同侵權的規(guī)定也就形同虛設；

另一方面，如果在侵權訴訟中，對權利人在無效宣告程序中所作的解釋和認定不加以考慮，那么權利人兩頭得利的情況就無法避免。

鑒于此，需要對權利人在無效宣告程序中所作的解釋和認定進行綜合考量，以確定在侵權訴訟中是否適用禁止反悔原則。

我們認為，在無效宣告程序中被認為不相同的技術特征在侵權訴訟中是否應當被認為是不等同的技術特征，應當考慮相應技術特征自身的特性。

對于那些對發(fā)明的創(chuàng)造性不具有貢獻的技術特征，即便是專利權人認為是不同的技術特征，也不應在侵權訴狀中被認定為不等同的技術特征。

對于對發(fā)明的實質性特點做出貢獻的技術特征，換句話說，對發(fā)明的創(chuàng)造性具有貢獻的技術特征，專利權人在無效宣告程序中所作的解釋和認定必須加以考慮，并以此為依據(jù)認定相應技術特征是否等同。

這樣，專利權人的合法權益得以保護，另一方面，專利權人兩頭得利的情況也得以避免。

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